La Cour suprême se prononce : les jouets pour chiens doivent faire l'objet d'un procès en matière de marque

Jack Daniel's Tennessee Whiskey a remporté une petite victoire à la Cour suprême jeudi dans sa lutte pour retirer du marché un ensemble de jouets pour chiens parodiques.

La décision unanime, rédigée par la juge Elena Kagan, a conclu que le fabricant des jouets pour chiens commercialisés sous le nom de "Bad Spaniels" ne pouvait pas éviter une action en contrefaçon de marque simplement parce qu'il se moquait de la distillerie.

Mais l'opinion a esquivé des questions plus larges soulevées dans l'affaire sur la façon dont les marques peuvent contrôler les représentations de leurs produits en vertu du droit des marques, connu sous le nom de loi Lanham.

"Aujourd'hui, nous choisissons une voie plus étroite", a écrit Kagan. Le procès relancé va maintenant se poursuivre devant la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit.

L'opinion de Kagan a annulé une décision de 2020 du 9e circuit qui avait rejeté l'affaire. La distillerie allègue que les jouets – remplis d'envois comme remplacer "Old No. 7" par "the Old No. 2, on your Tennessee Carpet" – ont violé le design de marque de Jack Daniel.

Kagan a écrit que les jouets, fabriqués par VIP Products, ne relèvent pas d'une exception dans le droit des marques pour "usage non commercial" simplement parce qu'ils sont une parodie. "L'utilisation d'une marque n'est pas considérée comme non commerciale simplement parce qu'elle parodie ou commente les produits d'autrui", a écrit Kagan.

Et Kagan a écrit que les jouets ne relèvent pas de ce qu'on appelle le "test de Rogers" pour les œuvres expressives. Le test provient d'une affaire de 1989, Rogers c. Grimaldi, dans laquelle la Cour d'appel des États-Unis pour le 2e circuit a établi une norme plus élevée en matière de contrefaçon de marque pour des œuvres expressives comme des films.

L'avis de Kagan n'a explicitement pris aucune position sur ce test, qui permet aux produits expressifs de faire référence à des marques sans qu'il soit constaté qu'ils les enfreignent. Le Congrès ne s'est jamais prononcé sur la question.

La distillerie avait demandé à la Cour suprême d'éliminer le test Rogers et de réduire la capacité des autres à créer des parodies ou des références à des produits de marque. Cela a attiré le soutien de grandes marques comme Levi Strauss & Co. et Nike, qui ont déposé des mémoires demandant au tribunal de les aider à réprimer les contrefaçons qui ternissent leurs produits.

De l'autre côté, la Motion Picture Association a fait valoir qu'une décision contre le test de Rogers pourrait donner aux grandes marques un droit de veto sur les références culturelles communes.

L'opinion de Kagan a plutôt différencié les jouets pour chiens des films ou des émissions de télévision qui font référence à des produits de marque et relèvent du test de Rogers.

Dans le cadre du test, des chansons telles que "Barbie Girl" peuvent faire référence à des produits existants, tout comme un personnage de film portant un sac Louis Vitton, car ils n'essaient pas de tirer parti de la marque elle-même pour leur produit, a écrit Kagan.

Mais le jouet pour chien VIP Products, parce qu'il utilise la marque Jack Daniels comme source de son humour scatalogique, ne relève pas du tout du test de Rogers, a écrit Kagan.

"Sur la contrefaçon, nous soutenons seulement que Rogers ne s'applique pas lorsque l'utilisation contestée d'une marque est en tant que marque", a écrit Kagan.

L'opinion de jeudi est intervenue après une large plaidoirie cette année ponctuée de rires. Bien que les arguments comprenaient des références à un éléphant éméché, aux trois souris aveugles et aux bouteilles de whisky remplies d'urine de chien, les juges ont exprimé leur scepticisme quant à une large décision en faveur des grandes marques.